Правовой гид для топ-менеджера 2010

Торговая марка — как зарегистрировать и защитить?

Защита прав на торговую марку — вопрос комплексный, включающий в себя множество различных аспектов. Начать, безусловно, стоит с регистрации торговой марки. И еще до подачи заявки на регистрацию стоит задуматься, какие права и возможности дает нам регистрация торговой марки, как зарегистрировать торговую марку, чтобы получить наиболее полную защиту.

Потребности каждой компании индивидуальны, соответственно универсальных советов, которые бы подходили всем, не существует. Тем не менее, с учетом положений действующего законодательства, а также реалий украинского правового поля можно обратить внимание на определенные аспекты правовой охраны торговых марок, которые помогут в решении указанных вопросов.

Как известно, регистрация торговой марки дает владельцу соответствующего свидетельства определенные имущественные права:

— право использовать торговую марку по своему усмотрению;

— право разрешать использование торговой марки иным лицам (такое разрешение, как правило, оформляется в виде лицензии (лицензионного договора);

— право препятствовать использованию торговой марки (а также обозначений, схожих с ней настолько, что их можно спутать) иными лицами.

Но при этом права на торговую марку определяются также изображением торговой марки и перечнем товаров и/или услуг, для которых она зарегистрирована.

Так, владелец торговой марки сможет запрещать ее использование только для тех товаров (услуг), в отношении которых она зарегистрирована или однородных с ними. То же касается и остальных прав на торговую марку.

Зарегистрировать торговую марку можно в отношении любых товаров и услуг, их количество для одной заявки не ограничено. Но и составлять перечень «на все случаи жизни» тоже не всегда целесообразно. Согласно Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) в случае, если торговая марка не используется в течении трех лет, любое лицо может обратиться в суд с иском о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. Причем в то время как процессуальное законодательство говорит о том, что право на подачу иска принадлежит лицу, чьи права или законные интересы нарушены, Закон дает возможность обратиться с иском о досрочном прекращении действия свидетельства любому лицу.

Важное и достаточно действенное средство защиты — обращение в таможенные органы с целью предотвращения импорта либо экспорта товаров с нарушением прав на торговую марку. Тогда контрафактный товар может быть задержан в ходе таможенного оформления, то есть появляется возможность не допустить его дальнейшего распространения

В связи с этим возникает также вопрос, что является использованием торговой марки. Законодательство устанавливает перечень действий, которые считаются использованием торговой марки:

— нанесение знака на какой-либо товар, для которого он зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, связанную с ним вывеску, этикетку, нашивку, бирку или иной прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения к продаже, предложение его к продаже, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);

— применение знака во время предложения и предоставления какой-либо услуги, для которой он зарегистрирован;

— применение знака в деловой документации или в рекламе и в сети Интернет.

Использование торговой марки иным лицом при условии контроля со стороны владельца свидетельства также будет считаться добросовестным использованием торговой марки. Контроль в данном случае, как правило, заключается в подписании лицензионного договора, который определяет права и обязанности владельца свидетельства и лицензиата в отношении использования торговой марки. В частности, согласно действующему законодательству лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров и/или услуг лицензиата не будет ниже качества соответствующих товаров и/или услуг владельца свидетельства. Но само по себе заключение лицензионного договора не будет считаться доказательством использования торговой марки, такой договор должен иметь реальные последствия по ее использованию.

Необходимо еще обратить внимание на то, что заключить лицензионный договор на использование торговой марки можно только после ее регистрации. В противном случае договор будет считаться недействительным.

Еще один вопрос заключается в том, используется ли именно торговая марка? Зачастую реалии рынка требуют от компаний привносить в торговую марку некоторые изменения, в зависимости от целей и способов использования, упаковки продукта и т.д. Но в то же время такие изменения не всегда существенны. Кроме того, регистрировать в качестве торговой марки каждый возможный вариант с учетом того, что варианты могут регулярно меняться, может быть невыгодно с точки зрения затрат. На этот счет законодательство говорит, что знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, отличающейся от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не изменяет отличительности знака в целом.

Соответственно, еще при подготовке к регистрации торговой марки стоит задуматься о том, чтобы не перегружать торговую марку второстепенными элементами, которые не влияют на ее различительную способность и оригинальность. Таким образом можно будет уменьшить риск возникновения споров в будущем.

Нужно также учитывать, что и из прав владельца торговой марки возможны исключения. К примеру, если иное лицо добросовестно использовало торговую марку или осуществило значительную и серьезную подготовку к ее использованию еще до того, как вами была подана заявка на регистрацию такой торговой марки, то у такого лица возникает право преждепользования, предусмотренное статьей 500 Гражданского кодекса Украины. Лицо, обладающее правом преждепользования, может продолжать указанное использование торговой марки (либо использование, предусмотренное указанной подготовкой) без выплаты вознаграждения владельцу свидетельства. Однако право преждепользования не дает его владельцу возможности запрещать или разрешать использование торговой марки иным лицам. Более того, передать право преждепользования можно только вместе с предприятием или деловой практикой (либо же частью предприятия или деловой практики), в рамках которых использовалась торговая марка.

Закон предусматривает также и другие случаи, когда использование торговой марки не является нарушением. К таким случаям относятся: использование знака для товара, который уже был введен в оборот владельцем торговой марки или с его согласия (так называемое исчерпание прав), некоммерческое использование торговой марки, все формы сообщения новостей и комментариев к новостям, а также добросовестное указание лицами своих имен и адресов.

В остальных же случаях, если использование зарегистрированной торговой марки либо схожего с ней обозначения осуществляется иным лицом без разрешения владельца свидетельства, можно говорить о нарушении имущественных прав на торговую марку. Отдельно Закон говорит о том, что нарушением прав владельца свидетельства считается использование без его согласия торговой марки или обозначений, схожих с ней настолько, что их можно спутать, в доменных именах.

Вопрос защиты прав на торговую марку остается одним из наиболее актуальных. Если мирным путем (переписка, переговоры) конфликт в отношении торговой марки разрешить не удается, то можно рассмотреть средства защиты прав, предусмотренные законодательством.

Средства и способы защиты прав интеллектуальной собственности — отдельная и очень объемная тема, которая заслуживает особого внимания. Тут мы ограничимся лишь базовой информацией.

Наиболее распространенным является судебный порядок защиты прав, который реализуется путем подачи в суд иска о нарушении прав на торговую марку. Как правило, истец заявляет требования о прекращении нарушения и запрете незаконного использования торговой марки. В рамках такого иска можно заявить также и имущественные требования (возместить нанесенные убытки либо применить разовую денежную компенсацию, возместить моральный ущерб). Связанная категория споров — споры о признании недействительными свидетельств на торговые марки, а также споры о досрочном прекращении действия свидетельств на основании неиспользования. Зачастую один конфликт в отношении прав на торговую марку может включать несколько споров (исков).

Незаконное использование знака для товаров и услуг (торговой марки) является уголовно наказуемым проступком при условии, что оно нанесло материальный ущерб в определенном размере (статья 229 Уголовного кодекса Украины).

В таких случаях за защитой своих прав владелец торговой марки может также обратиться в правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры).

Еще одно важное и достаточно действенное средство защиты — обращение в таможенные органы с целью предотвращения импорта либо экспорта товаров с нарушением прав на торговую марку. При помощи таких действий контрафактный товар может быть задержан в ходе таможенного оформления, то есть появляется возможность не допустить его дальнейшего распространения. Тем не менее, даже если таможенные органы приостановили таможенное оформление товара в связи с подозрением в нарушении права интеллектуальной собственности, необходимо будет обратиться в суд, в частности, получить определение суда, запрещающее оформление товара до рассмотрения судебного спора. В противном случае оформление товара будет продолжено.

Юлия Семений

Юлия Семений,
партнер, АК «Коннов и Созановский»

АК «Коннов и Созановский»
ул. Шота Руставели, 23, офис 3,
Киев, 01019
Тел.: +380 44 490 5400
Факс: +380 44 490 5490